案例评析｜“惯用手段的直接置换”的判断

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导语｜

在新颖性的认定过程中，对于“惯用手段的直接置换”的判断，不但要求相关的技术手段可以替换，同时要求将涉案发明与对比文件中的不同技术手段替换后，不会影响该技术手段与其他技术特征之间的配合、协作关系。对于本领域技术人员而言，即便相关技术手段的替换是容易想到的，但若相关技术手段替换后，同时要求与该技术手段配合的其他技术特征需要作出适应性调整，此时虽然涉案发明可能不具备创造性，但不宜认定其不具备新颖性。‍

供稿：裴一歌、艾可颂

编辑：裴一歌、艾可颂

裁判文书请戳

(2019）京行终513号

一、案情简介

   爱立信电话股份有限公司（下称爱立信公司）是专利号为ZL200880129948.X、名称为“用于执行电信系统中的随机访问的方法和设备”的发明专利（下称本专利）的专利权人。其中，本专利权利要求4为：

“4.如权利要求1-3中的任一项所述的方法，其中，所述传送步骤（202）包括：在物理下行链路控制信道PDCCH上传送包含所述RAPID的所述消息。”

华为技术有限公司（下称华为公司）针对本专利向原国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委）提出无效宣告请求，同时提交了证据1（CN191682870A）。专利复审委经审查，作出第26030号无效宣告请求审查决定，宣告本专利包括权利要求4在内的部分权利要求无效，在其余权利要求的基础上继续维持本专利有效。

      爱立信公司不服被诉决定，向一审法院提起诉讼。一审法院认为，证据1已经公开了通过切换消息传送包含特征码ID编号的消息，本专利权利要求4将通过切换消息传送消息改换为在物理下行链路控制信道PDCCH上传送消息，是本领域的惯用手段的直接置换。因此，本专利权利要求4不具备新颖性。据此，一审法院判决驳回爱立信公司的诉讼请求。爱立信公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，在证据1的基础上，不宜认定本专利权利要求4限定的附加技术特征属于“惯用手段的直接置换”。故判决撤销一审判决，由国家知识产权局重新作出决定。

二、裁判要旨

      本专利权利要求4的附加技术特征为“在物理下行链路控制信道PDCCH上传送包含所述RAPID的所述消息”，而证据1公开的是通过切换消息的方式传送消息。在此基础上，判断本专利权利要求4是否具备新颖性，关键在于上述授权是否属于新颖性判断过程中的“惯用手段的直接置换”。参照《专利审查指南》的相关规定，“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。”在判断是否“惯用手段的直接置换”的过程中，至少需满足以下要件，一是相关技术手段为本领域惯用的技术手段；二是相关技术手段的置换属于“直接置换”。

      首先，关于上述技术手段是否属于本领域惯用手段的认定。本领域的惯用手段为本领域公知常识的下位概念，因此有关公知常识的判断规则对于相关技术手段是否为本领域惯用手段的认定，同样适用。以本领域普通技术人员为新颖性判断的主体，系专利授权确权案件中所普遍适用的基本规则。而所属技术领域的技术人员，是指一种假设的“人”，其知晓申请日或者优先权日之前该发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前的常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。即所谓的惯用手段应当为本领域的技术人员所应当掌握的知识。考虑到举证的必要性及难易程度等因素，当事人可以通过充分说明或者提交证据证明的方式确定相应的技术手段是否属于惯用手段。本案中，专利复审委员会对本专利权利要求4限定的“在物理下行链路控制信道PDCCH上传送包含所述RAPID的所述消息”及证据1中“通过切换消息的方式传送消息”的技术手段是否属于本领域的惯用手段，既未提交相应的证据，亦未进行充分的说理。

      其次，关于上述技术手段的置换是否属于“直接置换”。新颖性的判断通常应当坚持单独比对的原则，即判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。此为新颖性与创造性判断方法的明显区别。但如上所述，若相关的区别仅在于“惯用手段的直接替换”，则涉案申请或专利同样不具备新颖性。在创造性判断过程中，若涉案申请或专利对于本领域技术人员而言，相对于一篇对比文件和公知常识的结合是显而易见的，则其不具备创造性。虽然，上述新颖性下本领域惯用手段为创造性下本领域公知常识的下位概念，但二者的显著区别为新颖性的判断过程中，要求惯用手段的替换为“直接的”，即不但要求相关的技术手段可以替换，同时要求将涉案申请或专利对对比文件中的不同技术手段替换后，不会影响该技术手段与其他技术特征之间的配合等关系。对于本领域技术人员而言，即便相关技术手段的替换是容易想到的，但若相关技术手段替换后，同时要求与该技术手段配合的其他技术特征需要作出适应性调整，此时虽然涉案申请或专利可能不具备创造性，但不宜认定其不具备新颖性。本案中，如前所述，各方对于本专利权利要求4的附加技术特征为“在物理下行链路控制信道PDCCH上传送包含所述RAPID的所述消息”，而证据1公开的是通过切换消息的方式传送消息，并未提出异议。而本领域技术人员公知，证据1公开的是通过切换消息的方式传送消息，系通过数据信道传送相应的消息。同时，通过数据信道传送消息与通过控制信道传送消息，涉及不同解调制及解压缩等，对其他与之匹配的技术特征提出了新的要求。故本案中，在对比文件1的基础上，不宜认定本专利权利要求4限定的附加技术特征属于“惯用手段的直接置换”。

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